Тем не менее электронная коммерция, хотя и значительно упрощает взаимодействие между участниками рынка, все же может порождать дополнительные риски для бизнеса — в частности, связанные с правами на товарные знаки третьих лиц.
Зачастую на маркетплейсах и интернет-сайтах предлагаются к продаже товары, которые коммерсанты закупили у производителей известных брендов или их дистрибьюторов для дальнейшей перепродажи. Для повышения внимания к таким позициям при публикации рекламных объявлений реселлерами активно используются товарные знаки производителей.
Однако в подобных ситуациях неизбежно возникает вопрос о допустимости такого использования товарных знаков без согласия правообладателя.
Зарубежная практика: дело Chanel против маркетплейса WGACA и доктрина первой продажи
Описанная правовая проблема стала, например, предметом многолетнего спора между модным домом Chanel с ресейл-платформой What Goes Around Comes Around (WGACA). В марте 2018 года Chanel обратились с иском в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка в связи с нарушением маркетплейсом прав на товарные знаки Chanel.По мнению правообладателя, маркетплейс осуществлял перепродажу не только оригинальных, но и поддельных предметов роскоши, несмотря на указанную на сайте гарантию 100% оригинальности товаров. Помимо этого, WGACA активно использовали в своих маркетинговых материалах и социальных сетях товарные знаки Chanel, а также фотографии оригинальных товаров, далеко не все из которых продавались на платформе. Таким образом, Chanel утверждали, что WGACA вводили потребителей в заблуждение, создавая у них ложное впечатление, что интернет-платформа так или иначе связана с оригинальным брендом.
Буквально на прошлой неделе присяжные по данному делу вынесли вердикт в пользу Chanel, установив факт введения потребителей в заблуждение и предварительно определив убытки Chanel в размере четырех миллионов долларов. Тем не менее рассмотрение дела до вынесения окончательного решения суда первой инстанции не завершено, у сторон еще будет возможность направить свои возражения на вердикт присяжных.
В рамках этого спора важным аргументом в защиту WGACA является возможность применения так называемой доктрины первой продажи (first sale doctrine). Суть данной доктрины сводится к тому, что если товар, на который нанесен товарный знак, был законно введен в оборот правообладателем или с его согласия на определенной территории, то дальнейшее использование третьими лицами такого товарного знака на этом же оригинальном товаре не будет является нарушением.
В случае дела Chanel против WGACA доктрина первой продажи сталкивается с двумя ключевыми проблемами. Во-первых, необходимо обосновать использование товарных знаков Chanel в маркетинговых материалах WGACA, включая хештеги и фотографии товаров, которые на самом деле не продавались. Во-вторых, WGACA должна доказать законность введения товаров в оборот. В то же время, Chanel традиционно учитывает свои изделия, присваивая им уникальные серийные номера и внося их в специальную базу, что усложняет аргументацию в пользу доктрины первой продажи при продаже сумок, чьи серийные номера не указаны в такой базе данных.
Подходы, принятые в России: принцип исчерпания права на товарные знаки и различия в подходах судов
Хотя в текущих условиях вопрос о бренде Chanel для России явно не так актуален, это не означает, что обозначенная проблема не находит своего отражения в отечественном праве. Так, в России действует схожий правовой механизм — принцип исчерпания права на товарные знаки, согласно которому не является нарушением использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также других государств-членов Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 Гражданского кодекса РФ и пункт 16 приложения № 26 к Договору о ЕАЭС).Российские суды могут достаточно широко толковать принцип исчерпания права и на его основе признаватьп. 5 Обзора практики по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2022 года № СП-21/24. специальное право реселлера, который правомерно приобрел оригинальные товары, использовать товарный знак как на самих товарах, так и в объявлениях и рекламе для их продвижения (в том числе, при размещении объявлений о продаже товара на маркетплейсах).
Реселлеры, однако, могут столкнуться с трудностями при использовании чужих товарных знаков в своих объявлениях на маркетплейсах, особенно когда товар фактически еще не приобретен у поставщика. Размещение объявления с товарным знаком в отсутствие самого товара в наличии формально может нарушать права на товарный знак, так как исчерпание права еще не применяется, и само упоминание знака требует разрешения правообладателя.
К сожалению, на вопрос о законности использования товарного знака в таком случае ни в российском законодательстве, ни в судебной практике однозначного ответа пока нет.
Так, некоторые суды считают, что использование товарного знака в таких объявлениях носит сугубо информационный характер, поскольку не вводит в заблуждение потребителя о наличии каких-либо связей между правообладателем и продавцом. Соответственно, такое «информационное использование» не может считаться нарушением прав на товарные знакиРешение Арбитражного суда Москвы от 26 октября 2022 года по делу № А40-176086/22-12-1318; Решение Арбитражного суда Москвы от 8 ноября 2023 года по делу № А40-241751/22-134-1352..
С другой стороны, в практике существует и более консервативный подход о недопустимости расширительного применения принципа исчерпания прав. Суды, придерживающиеся такого подхода, считают, что сам по себе факт размещения объявления до закупки оригинального товара уже может считаться нарушением, поскольку на этот момент у продавца отсутствовали какие-либо правовые основания для использования товарного знакаПостановление Десятого апелляционного арбитражного суда от 14 июля 2023 года № 10АП-10816/2023 по делу № А41 15318/23..
Рекомендации
Суд по интеллектуальным правам уточняет, что использование чужого товарного знака должно осуществляться добросовестно — то есть лицо не должно необоснованно извлекать преимущества за счет известности чужого товарного знака, создавать ложное впечатление, что оно напрямую связано с правообладателем, перепродавать незаконные копии товаров, а также каким-либо иным образом порочить товарный знак и наносить ущерб репутации правообладателя.Чтобы избежать нарушения прав на товарные знаки, реселлерам важно проверять товары и поставщиков, гарантируя законность происхождения товаров.
Рекомендуется требовать от поставщиков письменные подтверждения законного ввода товаров в оборот либо включать соответствующие заверения поставщика в договор. Реселлеры могут регулярно проводить аудит ассортимента на наличие подделок, снимая такой товар с продажи, а также удаляя объявления о нем.
Важно в объявлениях на маркетплейсах и рекламе избегать информации, создающей ложные ассоциации о связи с брендом, и прямо указывать, что продавец не является официальным представителем, а лишь перепродает товар.
Также не стоит размещать объявления о продаже товаров с чужими товарными знаками, если эти товары не будут фактически закуплены.
